Principales pasos a cumplimentar para la solicitud de registro de marcas nacionales

Es esencial tener en cuenta a la hora de plantearse el registro de una marca nacional, comunitaria o internacional, que una vez abonada la tasa correspondiente, con independencia de que la marca sea registrada finalmente o no (porque sea impugnada por un tercero o denegada por la oficina de marcas competente), no se procederá a la devolución del importe de la tasa abonada. Hay que partir de la base de que la marca debe ser: (i) distintiva (los consumidores deben estar en condiciones de reconocer su signo por lo que es, es decir, por su indicación de origen); y, (ii) no debe describir lo que vende (la marca no debe monopolizar un signo que simplemente describe los productos y/o servicios que usted ofrece). Adicionalmente, es necesario comprobar principalmente que la marca no está previamente registrada o que la marca que se pretende registrar para unos servicios o productos determinados no es semejante a una marca anterior, así como que no incide en ninguna prohibición absoluta o relativa. En concreto, en el plano internacional es necesario tener en cuenta las diferentes regulaciones internas de cada país que no siempre son flexibles y que podrían ralentizar el procedimiento de registro.

1. introducción: ley de marcas

La marca es el signo que distingue en el mercado los productos o servicios de una empresa, y como signo distintivo su función es la de diferenciar e individualizar en el mercado unos productos o servicios de otros productos o servicios idénticos o similares, así como identificar su origen empresarial.

Según el artículo 4.1. de la Ley de Marcas: “se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una empresa de los de otras”.

Existen diferentes tipos de marca:

1. Denominativas: denominaciones arbitrarias, razones sociales, seudónimos, etc.
2. Gráficas: símbolos gráficos, logotipos, etc.
3. Mixtas: combinación de elementos denominativos y gráficos.
4. Tridimensionales: los envases y envoltorios, etc.
5. Sonoras: siempre que dichos sonidos en que consista la marca puedan ser representados gráficamente.

A la hora de elegir una marca es necesario tener presente que se prevén una serie de prohibiciones legales clasificadas como absolutas y relativas y que lo pueden encontrar al final del presente artículo.

Una vez elegida la marca, conviene solicitar en la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, la “OEPM”) un informe de búsqueda para asegurarse de que el signo está disponible. Sin embargo, este informe de búsqueda únicamente nos informará de las prohibiciones absolutas; para tener mayor seguridad sobre las posibilidades de inscripción de nuestra marca es importante solicitar una investigación individualizada a un abogado experto en propiedad industrial para que analice los riesgos a los que nos enfrentamos.

El registro de la marca puede ser solicitado por cualquier persona física o jurídica. Los no residentes en un Estado miembro de la Unión Europea deberán actuar, en todo caso, mediante Agente de la Propiedad Industrial.

1. tramitación de la solicitud de registro de marca nacional

Los datos mínimos para obtener una fecha de presentación de la solicitud de inscripción de la marca y con los que serán cumplimentados los formularios que ofrece en su web la OEPM, son: (i) declaración de que se solicita una marca; (ii) identificación y firma del solicitante; (iii) denominación en que la marca consista o un diseño si fuera mixta; y, (iv) productos o servicios a los que se aplicará (Clasificación de Niza[1]).

Recibida la solicitud, el órgano competente examinará la documentación (formulario, pago de tasa[2] y documentación adjunta), además de verificar que el solicitante está legitimado para ser titular de una marca española. Posteriormente se remite a la OEPM donde se examinará su licitud y controlará si es contraria al orden público o a las buenas costumbres. Si se supera este examen de forma, la solicitud se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial por un plazo de 2 meses. (el B.O.P.I. se publica diariamente) para que presente oposición a su inscripción quien lo considere oportuno.

Si la marca solicitada no incurre en prohibición alguna y si contra la misma no se han presentado oposiciones, la OEPM procede a la concesión de la marca.

De acuerdo con la Ley de Marcas el plazo máximo de que dispone la OEPM para resolver una solicitud de marca es de:

• 12 meses si la solicitud no sufre ningún suspenso y no tuviera oposiciones.
• 20 meses si sufriera algún suspenso o tuviera oposiciones.

Simulación:

Ponemos como ejemplo el registro de una marca nacional en la OEPM para comercializar productos de consumo como el queso y el vino, que tiene una tasa que variará dependiendo si se registra una marca para una o varias clases a elegir a partir del listado de la Clasificación de Niza con la que se establece una clasificación de los productos y servicios para el registro de las marcas.

El registro de una marca mixta (incluye, como indicábamos anteriormente, denominación y gráficos/o logotipo) para la comercialización de quesos estaría incluida en la clase número (29) siguiente:

29

Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

33

Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

En la clase mencionada se incluyen todo tipo de quesos (a modo de ejemplo: fresco, procesado, de oveja, curado en moho, etc.) salvo aperitivos de cereales con sabor a queso, aperitivos de maíz con queso o aperitivos de maíz hinchado con sabor a queso.

El registro de la citada marca mixta a nivel nacional incluyendo una sola clase supone el coste de una tasa que actualmente asciende a 144,58 € si se realiza la presentación de la documentación en la Delegación de la Oficina Española de Patentes y Marcas. En el caso de que la solicitud de registro se lleve a cabo online, actualmente se aplica un descuento del 15%.

En el supuesto de que la marca sea registrada para más de una clase, por ejemplo, para quesos y vinos, habría que incluir en el formulario mencionado, las dos clases, para el caso que nos ocupa serían las clases números (29) y (33), y abonar la tasa correspondiente a las dos clases que a día de hoy asciende a 238,24 €.

Es preciso tener en cuenta que debe abonarse una tasa de solicitud por cada clase solicitada. Y en el caso de que la marca incluya algún elemento gráfico, una determinada tipología de letra o colores debe presentar la reproducción de la marca correspondiente, adherida o impresa en el recuadro del formulario correspondiente. La reproducción de la marca debe poseer un buen contraste y nitidez y no puede exceder de 8 cm de ancho por 12 cm de alto.

Asimismo, una vez publicado el registro de la marca en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (B.O.P.I.), es necesario saber que el registro es por un plazo de 10 años desde la fecha de solicitud, y si se desea mantener en vigor la marca, debe proceder a su renovación. La renovación debe solicitarse en los 6 meses anteriores al vencimiento; o en los 6 meses siguientes al vencimiento, pagando un recargo en concepto de tasas por renovación tardía.

Eva Isabel Gallego Morales - Diego Fernández Maldonado

[1] La clasificación internacional de productos y servicios, dividido en 45 clases y disponible en la siguiente página web: http://tramites.oepm.es/clinmar/euroclassNiza/inicio.action.

[2] La tasa oficial para 2015 es de 144,58€ para una marca para una sola clase, y 93,66€ por cada clase adicional que se quiera solicitar.